Condiciones para la caducidad de una marca e invenciones patentables

OBLIGACIÓN DEL USO DE UNA MARCA COMERCIAL

Artículo 27 bis A .- Procederá la declaración de caducidad total o parcial de un registro de marca si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) Si transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento, para distinguir uno o más de los productos y/o servicios para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo.

b) Si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada, de tal modo que en el curso de las operaciones comerciales y en el uso generalizado del público, la marca haya perdido su fuerza o capacidad para distinguir el producto o servicio al cual se aplique!

Con todo, no se entenderá que el titular de una marca ha provocado o tolerado dicha transformación si ha usado en el comercio las indicaciones que dan cuenta de que se trata de una marca registrada, referidas en el artículo 25.La declaración de caducidad no podrá formularse de oficio y sólo podrá requerirse por quien detente un interés legítimo.

Carga de la Prueba del Uso de la Marca

Artículo 27 bis B .- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a su titular. El uso efectivo de la marca se acreditara mediante cualquier prueba admitida por esta ley, que demuestre que la marca se ha usado en el territorio nacional. Toda prueba de uso de una marca presentada para efectos de esta ley tendrá valor de declaración jurada, y el titular de la marca será responsable de su veracidad.

Si el titular no ha acreditado el uso de la marca en los términos señalados, procederá la declaración de caducidad, salvo que el titular demuestre que hubo razones válidas basadas en la existencia de obstáculos para su uso.

Ej: Las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular y que constituyan un obstáculo para el uso de la marca, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos.Artículo 27 bis C .- Podrá deducir demanda reconvencional de caducidad quien sea demandado de nulidad o de oposición en base a una marca registrada con anterioridad, debiendo hacerlo en el escrito de contestación. La reconvención se substanciará y fallara conjuntamente con la demanda principal.

Una vez presentada la demanda reconvencional se dará traslado al actor, quien deberá responder dentro del plazo de treinta días contado desde su notificación, a cuyo vencimiento se recibirá la causa a prueba respecto de todas las acciones deducidas, las cuales seguirán un mismo procedimiento.

Artículo 27 bis D .- La caducidad producirá sus efectos desde que se practique la cancelación total o parcial del registro correspondiente ordenada por sentencia firme.

OBSERVANCIA: CONDUCTAS SANCIONADAS SEGÚN LA LEY 19.039

Artículo 28 .- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos o servicios o respecto de productos o servicios relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.

b) Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.

c) c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca. Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales."Artículo 28 bis .- Será sancionado con la pena de reclusion menor en su grado mínimo a medio: (De cinco años y un día a diez años.)

a) El que falsifique una marca ya registrada para los mismos productos o servicios.

b) El que fabrique, introduzca en el país, tenga para comercializar o comercialice objetos que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios, con fines de lucro y para su distribucion comercial.

El que tenga para comercializar o comercialice directamente al público productos o servicios que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios sera sancionado con la pena de reclusion menor en su grado mínimo.' Artículo 29 .- Los condenados de acuerdo al artículo 28 y 28 bis serán obligados al pago de las costas y de los daños y perjuicios causados al dueño de la marca. Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de objetos con marca falsificada, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o distribución benéfica.

PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE REGISTRO

La acción de nulidad, por esencia, tiene por objeto obtener que se deje sin efecto una inscripción marcaria por haberse concedido adoleciendo de un vicio. Este consiste en haberse infringido alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 19° o 20º de la LPI. El fundamento de la acción de nulidad suele radicar en la protección de la propiedad marcaria o interes privado del demandante, pero también puede tener por fundamento que un signo determinado nunca debió registrarse y debe, en consecuencia, volver al dominio público

La acción de nulidad supone que el registro cuestionado ha sido constituido de manera errónea, contraria a derecho, debiendo dejarse sin efecto desde su fecha de vigencia, y consecuencialmente los derechos emanados del registro a favor de su titular.

El juicio de nulidad se tramita ante el INAPI, quien para estos efectos desempeña el rol de tribunal especial (art. 17º inc. 1º LPI).El plazo de prescripción de la acción de nulidad es -en principio- de 5 años contados desde la fecha del registro impugnado (art. 27 inc. 1º LPI).

Sin embargo, cuando el registro ha sido obtenido de mala fe, la acción no prescribe (art. 27° de LPI).

La acción de nulidad debe fundarse en la infracción a alguna de las prohibiciones de registro establecidas en el art. 20 LPI (art. 26 LPI).

Presentada la demanda, INAPI provee el escrito y confiere "traslado" al demandado, por el plazo de 30 días hábiles (lunes a viernes) [art. 18º bis I de la LPI]. De esta manera el titular del registro tiene la opción de responder, haciendo valer sus derechos.

Si entre la demanda y la contestación hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se deberá recibir la causa a prueba (art. 18º bis L de la LPI). Probatorio de 30 días hábiles.

Concluida la etapa de prueba, se cita a las partes a oír sentencia. Este es un concepto técnico jurídico que significa que se cierra la etapa de prueba y se da inicio a la etapa de redacción de la sentencia.

La sentencia definitiva debe ser fundada y, en su forma, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 170° CPC, en lo que sea pertinente (art. 17º inc. 2º LPI). En la práctica, las sentencias de nulidad de INAPI contienen una parte expositiva, una parte considerativa y una parte resolutiva

PATENTES DE INVENCION

Artículo 31 inc 2, Ley 19.039.Patente de Invención:

Se entiende por tal, al derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención.

Se entiende por invención a "toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial"

Una invención podrá ser un producto o un procedimiento o está relacionado con ello.

Art. 32: Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología.

Quedan comprendidos en este concepto las invenciones relativas a procedimientos biotecnológicos y productos que consistan en materia viva o que la contengan, siempre que reúnan los requisitos de patentabilidad y no queden comprendida dentro de las exclusiones contenidas en el Art. 37 de la ley.

Artículo 39 .- Las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

LA PROPIED SPEJISTRO DE 50 BOLOP ANTES DE INVENCION IAL

Requisitos de Patentabilidad

1Sin embargo, no toda invención puede ser patentable. Para ello debe cumplir con ciertos requisitos que establece la propia Ley:

La invención debe ser NUEVA (art 33):

a) No existe con anterioridad en el Estado de la Técnica. Concepto nuevo y no aplicado antes en la P Industrial. Que comprende:

"Todo conocimiento que haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio antes de la fecha de la presentación de una solicitud en Chile o la invocación de una prioridad extranjera". Art. 34 (derecho de prioridad de 1 año en materia de patentes).

ELEMENTO OBJETIVO

b) El contenido de las solicitudes nacionales de Patentes o M de Utilidad, tal y como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada previamente, y que hubiere sido publicada o en esa fecha o en otra posterior. De esta normativa emana el carácter absoluto de la NOVEDAD y la relevancia de una BUSQUEDA INTERNACIONAL para lograr expectativas positivas de cumplimiento de este requisito.

Nota: La oportunidad/tiempo en que se haya hecho accesible la difusión es un elemento clave para evaluar si la invención cumple o no con la novedad.Elementos de la esencia de la NOVEDAD:

a) Su carácter OBJETIVO: Debe resolverse frente a frente. La comparación con el estado de la técnica es directo. Cubre todo el conocimiento (cualquier lugar del mundo).

b) Es ABSOLUTO: Se compara con toda divulgación sin limitaciones.

Sólo se restringe en base a la anterioridad " ... cumple con el requisito a la fecha en que se haya presentado la solicitud de patente de procedimiento en Chile o a la fecha de prioridad validada en Chile".

c) VIA DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO: Publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio.

Fiori