I marchi: nozione, fonti e funzione, con analisi delle tipologie

I segni distintivi dell'impresa: marchio, ditta, insegna

Segni di identificazione personale e segni distintivi dell'impresa

Nella nostra legge sono disciplinate tre categorie di segni distintivi tipici: il marchio, l'insegna e la ditta. Accanto ad essi trovano collocazione anche altri segni distintivi che però non sono oggetto di una disciplina espressa (segni distintivi atipici).

Il marchio d'impresa e la sua evoluzione storica

Il marchio svolge la funzione di agevolare il funzionamento dei meccanismi di mercato: - nella prospettiva MICRO dell'acquirente-> agevolando l'acquirente nel reperimento dei prodotti preferiti - Nella prospettiva MACRO del sistema economico-> premiando i produttori efficienti ed emarginando quelli inefficienti Data la sua importanza, le coordinate fondamentali della protezioni dei marchi non hanno tardato ad affermarsi: prima a livello nazionale e successivamente a livello internazionale. In Italia, in particolare, nel 1942 si è provveduto ad emanare la legge marchi. La sempre più accesa competizione per catturare l'attenzione dei consumatori da parte dei social media hanno reclamato forme di protezione che hanno pochi punti in comune con la protezione classica dei segni distintivi.

Le fonti del diritto dei marchi

La disciplina del diritto dei marchi è data da tre tipi di fonti: interne, internazionali ed europee

Diritto interno

A) Diritto interno-> i testi di legge vigenti in Italia sono gli articoli 2569-2574 del Codice Civile e il Codice del 2005 modificato con decreto legislativo numero 15 del 20 febbraio 2019.

Le convenzioni internazionali

B) Le convenzioni internazionali-> le nostre imprese hanno interesse ad ottenere tutela per i propri marchi non solo in Italia ma su tutti i mercati nei quali possono esportare i propri beni, come ovviamente succede per le imprese estere che vogliono operare nel mercato italiano. La soluzione è stata data grazie ad una serie di strumenti normativi. Tra i più importanti abbiamo: . La convenzione di Unione di Parigi (1883): ha delineato le coordinate fondamentali della protezione internazionale dei marchi, imponendo ai paesi di seguire alcuni standard comuni . L'Arrangement di Madrid (1891) e il relativo Protocollo (1989): agevola le domande plurime in più Stati aderenti all'Unione

Diritto europeo

C) Diritto europeo-> la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha ridefinito le prerogative che spettano al titolare del marchio alla luce del diritto europeo. Gli organi legislativi hanno, invece, creato un diritto di marchio unitario per l'intero territorio europeo.

• La giurisprudenza della Corte di giustizia-> al fine di garantire l'integrazione delle economie europee, le pronunce della Corte hanno affermato il principio secondo cui il diritto esclusivo del titolare del marchio può essere fatto valere contro l'importazione di beni contraddistinti da segni identici o confondibili messi in commercio in altro Stato membro da un terzo, l'esclusiva si esaurisce ogni qualvolta i beni così contrassegnati siano stati messi in commercio nell'altro Stato membro

Le direttive di riavvicinamento-> riavvicinamento del diritto dei marchi degli stati membri mediante direttive Il regolamento sul marchio UE-> il marchio UE è stato istituito con il regolamento 20 Dicembre 1993 ed è diventato operativo nel 1996

Tipologie di marchi

Il marchio di impresa è il segno distintivo dei beni o servizi prodotti o venduti dall'imprenditore. Esso ha due distinzioni:

1. distinzione tra marchio di fabbrica e marchio di commercio: il primo contraddistingue i prodotti fabbricati da un imprenditore e i secondi i prodotti distribuiti da un intermediario
2. La seconda distinzione si ricollega ai marchi di servizio: essi contraddistinguono un'attività relativa all'erogazione di servizi

Non di ordine legislativo è la distinzione tra marchi generali e marchi speciali. Il marchio generale contraddistingue la generalità della produzione dell'impresa (Volkswagen), quello speciale contraddistingue particolari tipologie di prodotti aventi determinate caratteristiche (golf, polo). Quindi, i marchi generali ricollegano direttamente i prodotti all'impresa, i marchi speciali comunicano un messaggio attinente alle caratteristiche dei prodotti contraddistinti dal medesimo segno.

Le funzioni giuridicamente tutelate del marchio

Funzione di garanzia qualitativa

A) FUNZIONE DI GARANZIA QUALITATIVA: dal punto di vista dell'economista, accordando a ciascuna impresa la possibilità di contrassegnare i beni messi in commercio, si fornisce un incentivo ad offrire beni di qualità costante.

Funzione distintiva

B) FUNZIONE DISTINTIVA: secondo un appiccio classico è importante andare dai individuare quali funzioni possono essere selezionate come meritevoli di tutela dal sistema giuridico (base del diritto positivo). Fino alla riforma del 1992, in Italia si conferiva al marchio la struttura di diritto esclusivo e si rassicurava la sua funzione assegnatagli dalla legge: distinguere la sottoclasse dei beni contrassegnati dal marchio nell'ambito della classe costituita da tutti i beni dello stesso genere. Quindi, è stata assegnata meritevole di tutela la funzione distintiva e non quella di garanzia qualitativa. La tutela del marchio è una tutela contro la confondibilità. Essa opera quando l'adozione di un marchio per prodotti affini o simili da parte di un terzo, possa provocare un rischio di confusione per il pubblico. Negando l'accesso ad altre imprese concorrenti l'accesso a quel segno si mira ad evitare che gli acquirenti possano incorrere in confusione quanto all'origine imprenditoriale dei beni contraddistinti dal marchio

Funzione attrattiva

C) FUNZIONE ATTRATTIVA: dopo la riforma del 1992 si è innalzata la protezione dei marchi ed è stato anche spostato l'asse di protezione. Il dato più appariscente della nuova normativa è la tutela rafforzata di una tipologia particolare di marchi: i marchi che godono di notorietà. Dopo la riforma, nella disciplina del marchio ha assunto rilevanza un fattore socio-economico: il capitale pubblicitario incorporato nel segno. Si è aperta così la via ad una nuova funzione del marchio, quella attrattiva, legata alla funzione pubblicitaria. Il marchio in passato non poteva essere trasferito senza essere trasferita anche l'azienda, ma ciò non si amalgamava con il contatto di merchandising (permette di commercializzare un prodotto utilizzando un marchio appartenente ad un'altra impresa). La giurisprudenza, andando incontro a tale filosofia, permette all'imprenditore di far sfruttare il proprio marchio a un terzo. L'esigenza che portò a questa svolta, fu quella di mercificare il valore attrattivo della pubblicità del marchio. A questa apertura non ha potuto non corrispondere l'introduzione di un correttivo: il principio che vieta l'uso ingannevole del marchio

I fatti costitutivi del diritto al marchio

Il fatto costitutivo dell'acquisto del diritto di marchio: la registrazione

Il fatto costituivo è rappresentato dalla sola registrazione (vengono premiate le esigenze di certezza: basta consultare il registro ufficiale dei marchi per conoscere quali sono i diritti esistenti in quel momento). Secondo il primo comma dell'articolo 2569 C.C "chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi, ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato". Lo stesso vale per il marchio UE. Non sono tuttavia disconosciute le esigenze di protezione che possono provenire dalle imprese che abbiano di fatto usato un marchio senza procedere alla registrazione. Abbiamo due ordini di regole: - Quelle che disciplinano il conflitto fra un marchio precedentemente usato ma non registrato ed un marchio successivamente registrato - Quelle che disciplinano il caso in cui un marchio sia stato pre-usato in un ambito territorialmente limitato, determinando una coesistenza tra i due Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa, o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Notiamo però che la libertà di poter registrare un marchio di impresa incontra alcuni limiti, in particolare per quanto concerne l'uso come marchio: - DEL RITRATTO ALTRUI: subordinato al consenso del ritrattato - DEL NOME ALTRUI: consentito purché l'uso non sia tale da ledere la forma, il credito o il decoro dell'interessato - DI SEGNI NOTORI: registrabili solo dall'avente diritto o dietro il consenso di quest'ultimo - DI SEGNI IL CUI USO VIOLEREBBE L'ALTRUI DIRITTO DI ESCLUSIVA Nel caso in cui la registrazione sia richiesta ed eventualmente ottenuta da un soggetto non avente diritto in base alla normativa appena esaminata, l'art 25 detta un'articolata disciplina a seconda che il richiedente non legittimato abbia già ottenuto la registrazione oppure sia in attesa perché la domanda risulta ancora pendente. Nel primo caso (registrazione effettuata) l'avente diritto può: - Ottenere il trasferimento a proprio nome della registrazione - Far valere la nullità della registrazione Nel secondo caso (registrazione non ancora effettuata) può invece: - Assumere a proprio nome la domanda di registrazione depositato dal non avente diritto - Ottenere il rigetto della domanda stessa - Depositare una nuova domanda con effetti risalenti alla data della domanda del non avente diritto

Il procedimento di registrazione del marchio

Le strade sono fondamentalmente due:

1. La registrazione nazionale, ovvero la registrazione di un marchio nazionale tramite il deposito di una domanda all'ufficio italiano Brevetti e Marchi
2. La registrazione europea, che conferisce un diritto unitario con effetti per l'intera Unione, tramite domanda presentata direttamente all'EUIPO di Alicante

Tra le due protezioni non vi sono differenze di rilievo quanto ai soggetti legittimati, alla registrazione, all'estinzione merceologica della tutela e alla sua decorrenza e durata. Le divergenze possono nascere in materia di esame della domanda da parte dell'Ufficio competente per la registrazione (vedi riassunti). In generale, il procedimento di registrazione si articola nelle seguenti fasi:

1. DEPOSITO DELLA DOMANDA: che deve avere ad oggetto un solo marchio e menzionare i prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere
2. ESAME DELLA DOMANDA: da parte dell'Ufficio, limitata alla forma e al requisito di validità. Il controllo del requisito della novità è solo eventuale
3. FASE DELLA DECISIONE: che può soffocare in un accoglimento o in un rigetto ricopribile entro 30 giorni alla commissione dei ricorsi

Gli effetti della decisone consistono nel DIRITTO DI ESCLUSIVA SUL MARCHIO per un periodo di 10 anni rinnovabili alla scadenza anche più volte.

I presupposti di validità della registrazione del marchio

Perché si abbia valida registrazione di un segno come marchio devono ricorrere diversi presupposti. Il segno deve essere idoneo ad essere registrato come marchio, dotato di capacità distintiva, estraneo alla forma del prodotto, lecito, nuovo e non contrastante con diritti anteriori di terzi. Questi presupposti vengono chiamati REQUISITI PER LA VALIDITÀ DELLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO. In particolare il marchio deve presentare: - CAPACITA DISTINTIVA-> consiste nell'idoneità a identificare i prodotti contrassegnati tra tutti i prodotti dello stesso genere immessi sul mercato. Quindi non possono fungere da marchio: le denominazioni generiche e le indicazioni descrittive. - NOVITA-> ricorre quando il marchio non risultava gia noto al mercato. L'articolo 17 chiarisce cosa debba intendersi per nuovo in negativo. In particolare non sono nuovi: i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente, i segni identici o simili a quelli già usati in Italia come marchio per prodotti o servizi identici o affini; i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta o insegna adottati da altri nell'ambito di attività imprenditoriali identiche o affini; i segni identici o simili ad un marchio già registrato in Italia ; i segni identici o simili ad un marchio che goda di rinomanza anche se registrato per prodotti o servizi non affini. - LICEITÀ -> cioè il non essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume - VERITA-> che definita in negativo, consiste nel non dover essere idoneo ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti Alcuni impedimento alla registrazione vengono classificati come: - ASSOLUTI-> l'inidoneità a costituire un valido marchio, la mancanza di capacità distintiva e di liceità - RELATIVI-> l'assenza di novità e l'incompatibilità con diritti di terzi